Правова позиція
Великої Палати Верховного Суду
згідно з Постановою
від 17 квітня 2024 року
у справі № 910/13988/20
Господарська юрисдикція
Щодо визнання марки добре відомою як способу охорони прав на неї та їх захисту
ФАБУЛА СПРАВИ
Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулось до господарського суду з позовом до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - УКРНОІВІ), Акціонерного товариства «Лубнифарм», у якому просило:
- визнати позначення добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «фармацевтичні препарати» на ім`я Позивача;
- зобов'язати УКРНОІВІ внести відомості про визнання позначення добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я Позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені;
- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є Товариство (видане 15.02.2002 за заявкою від 24.02.1997);
- зобов'язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.
Господарський суд рішенням повністю задовольнив позов.
Постановою апеляційного господарського суду рішення Господарського суду залишено без змін.
ОЦІНКА СУДУ
На час звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону України № 3689-XII від 15.12.1993 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція) та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.
Велика Палата Верховного Суду зауважує, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення.
Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює ex officio обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня марка стала добре відомою в Україні.
З огляду на це Велика Палата Верховного Суду доходить висновку, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов'язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї.
Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати.
На час розгляду судами попередніх інстанцій цієї справи процесуальний закон не передбачав іншої форми господарського судочинства для справ, пов'язаних з визнанням торговельної марки добре відомою, ніж позовне провадження.
Велика Палата відзначає, що положення процесуального закону про юрисдикцію стосовно справ про визнання торговельної марки добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту цивільних прав є інститутом матеріального права.
Позивач юридично засновує свої вимоги на встановленому у частині першій статті 6bis Паризької конвенції обов`язку України «за клопотанням зацікавленої особи … визнавати недійсною реєстрацію … товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів».
Ця норма Конвенції як норма матеріального права встановлює спосіб захисту («визнавати недійсною реєстрацію»), про який просить Позивач і який за наведеним положенням Конвенції застосовується за умови, що знак (марка) Позивача «за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим».
Визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.
Таке визнання не має значення erga omnes, тобто обов`язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі. Рішенням господарського суду у позовному провадженні вирішується спір між його сторонами, суд ухвалює його внаслідок розгляду справи на засадах, серед іншого, диспозитивності і змагальності, що передбачає право сторони визнавати вимоги іншої сторони і стверджувані нею обставини, внаслідок чого суд обмежений у встановленні обставин ex officio, зокрема й обставин, які свідчать про відомість марки або спростовують це.
ВИСНОВКИ: визнання марки добре відомою є не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва).
КЛЮЧОВІ СЛОВА: захист прав інтелектуальної власності, способи захисту прав суб'єктів господарювання, майнові права інтелектуальної власності
